A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) negou recurso da Yahoo! do Brasil Internet Ltda. e manteve
decisão que permitiu à Arcor do Brasil Ltda. vender na Argentina o chiclete
Yahoo!, fabricado no Brasil.
A Yahoo! do Brasil, ao lado da Yahoo!
Inc., defendia que a marca era notória em todo o mundo, o que lhe garantiria
seu uso exclusivo. Por isso, entrou com ação contra a empresa de doces. Ela
alegava que a comercialização do chiclete lhe causava prejuízos financeiros,
além de confundir potenciais consumidores.
Internet e chiclete
No entanto, a Justiça entendeu que a
marca não é de alcance geral, tendo seu renome limitado à internet. Ainda
assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que produtos com a
marca Yahoo! não fossem comercializados no Brasil, pois avaliou que implicaria
aproveitamento parasitário. O TJSP, porém, ressalvou que não havia provas desse
aproveitamento na Argentina.
Daí o recurso ao STJ, no qual a
empresa de internet buscava ter reconhecida a violação à sua marca pela
produtora da goma de mascar.
Notoriedade e renome
A ministra Nancy Andrighi esclareceu
que o STJ distingue a marca notoriamente conhecida e a de alto renome. A
primeira goza de proteção especial em seu ramo de atividade, independentemente
de registro, e corresponde à exceção ao princípio de territorialidade de
proteção da marca. Já a segunda corresponde à exceção ao princípio da
especificidade, e protege a marca em todos os ramos de atividade, desde que
registrada e assim declarada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI).
No caso, o TJSP, com base em perícia,
entendeu que a Yahoo! é marca notoriamente conhecida e não de alto renome,
gozando, portanto, de proteção contra concorrentes apenas em seu ramo de
atividade.
Aproveitamento parasitário
A relatora apontou que, não se
falando em violação da marca, não é possível falar em aproveitamento
parasitário. “Tendo o TJSP afirmado que a marca Yahoo! é conhecida
notoriamente, conferindo-lhe proteção apenas no ramo de atividade do seu
titular, não se poderia falar em aproveitamento parasitário por parte da
recorrida, cuja atuação se dá em segmento de mercado absolutamente distinto”,
afirmou a ministra.
Ela acrescentou que, nesse ponto, a
decisão do TJSP foi contraditória, por ter proibido a comercialização do
chiclete no Brasil apesar da inexistente violação à marca ou aproveitamento
parasitário. Porém, a ministra Nancy Andrighi ressalvou que esse aspecto da
decisão não foi atacado pela Arcor, o que impede sua reforma.
Processo relacionado: REsp 1232658
Fonte: Superior Tribunal de Justiça
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